L'uso non autorizzato del diritto di proprietà industriale costituisce contraffazione; la relativa azione civile viene indicata genericamente come azione di contraffazione, indipendentemente da quali siano le domande concretamente proposte: di accertamento, di inibitoria, di descrizione, di sequestro, di risarcimento del danno, di pubblicazione della sentenza
.Il procedimento di descrizione è un procedimento cautelare tipico del diritto industriale la cui disciplina si trova regolamentata dagli artt. 129 e 130 del Codice di Proprietà industriale.
In base all'art. 128 del codice della proprietà industriale <> .
Funzione
Funzione della descrizione è quella di precostituire la prova dell'avvenuta contraffazione, mentre il sequestro è diretto ad impedire il perpetuarsi dell'illecito, paralizzando la commercializzazione dei prodotti recanti il marchio contraffatto.
Data tale funzione probatoria, il procedimento di descrizione si avvicina ad altri mezzi di istruzione preventiva come l'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale.
Presupposti
Nella sentenza Tribunale Bologna, 08/05/2002, è dato leggere: "Il provvedimento di autorizzazione della descrizione a tutela di una domanda di brevetto per modello ornamentale può essere emesso ove ricorrano i requisiti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora" insito, quest'ultimo, nella stessa prospettazione della violazione del diritto brevettuale. Lo stesso provvedimento può inoltre essere emesso "inaudita altera parte" quando ricorre una situazione di eccezionale urgenza di provvedere ed al fine conclamato di acquisire prove della dedotta contraffazione. "
Ancora Trib. Bologna 9 ottobre 2008 "Il presupposto di concessione della misura di descrizione è l'accertamento del periculum in mora essendo irrilevante, secondo, che l'art. 128 del d.lgs. n. 30/2005 non riproponga il riferimento al requisito della "eccezionale urgenza" invece richiamato dalla legge invenzioni; in particolare, la misura della descrizione può essere concessa a condizione che venga accertato il pericolo che nel tempo occorrente per giungere all'accertamento nel giudizio ordinario la prova venga dispersa."
Procedimento
Ai sensi dell'art. 128 dunque, il titolare di un diritto industriale può chiedere che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità.
L'istanza si propone con ricorso al presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, ai sensi dell'art. 120, il quale fissa con decreto l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.
Lo stesso giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se dispone la descrizione, indica le misure necessarie da adottare per garantire la tutela delle informazioni riservate e autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti costituenti violazione del diritto.
Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il giudice provvede sull'istanza con decreto motivato. L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito. Il provvedimento perde la propria efficacia se non è eseguito nel termine di cui all'art. 675 c.p.c..
Descrizione e Sequestro
Ai sensi dell'art. 129, il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione.
Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.
Il procedimento di sequestro è disciplinato dalle norme del codice di procedura civile, concernenti i procedimenti cautelari.
Sia la descrizione che il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.
Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.
Nel senso che la misura cautelare del sequestro di cui all'art. 129 cit. è applicabile inaudita altera parte anche a tutela di un marchio di fatto si veda Trib. Milano 4 dicembre 2006.
Con la sentenza 12 febbraio 2008 il Trib. Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell. ha ritenuto possibile chiedere e ottenere cumulativamente, in materia di tutela del marchio, sia la descrizione, sia il sequestro; l'ambito di applicazione delle due norme è solo in parte coincidente, giacchè il legislatore ha ritenuto di non riprodurre nella previsione di cui all'art. 129 C.p.i. in tema di sequestro la previsione contenuta nell'art. 128 C.p.i. in materia di descrizione, che recita, in aggiunta a quanto già previsto per il sequestro, con riferimento agli elementi di prova concernenti la denunciata violazione, anche l'espressione "e la sua entità", con cui si è inteso consentire in sede di descrizione l'acquisizione della documentazione contabile, della corrispondenza commerciale e di ogni altro documento che abbia attinenza con la lamentata violazione e che serva a ricostruirne, appunto, l'entità, ai fini del successivo giudizio di risarcimento del danno.
Trib. Torino 27 giugno 2007 ha autorizzato la descrizione per addivenire ad una quantificazione più precisa possibile dell'entità della violazione dei diritti di un soggetto derivanti dalla registrazione di un marchio.